【案情】

　　原告(上诉人)：永莹辉贸易(上海)有限公司。

　　被告(被上诉人)：上海欣典灯饰有限公司(以下简称欣典公司)。

　　被告(被上诉人)：张长顺。

　　2007年2月13日，原告向国家知识产权局申请了一种名为“吊灯(BP9051)”的外观设计专利权，2008年1月23日获得专利授权。2009年7月9日，原告委托代理人陈典虎购买了被告张长顺制造、销售，被告欣典公司销售的MD0447A-1型号灯具。该灯具外观与原告“吊灯(BP9051)”外观设计相同。早在2005年，案外人东莞莹辉灯饰有限公司曾因被告张长顺涉嫌侵犯其“吊灯(X069214)”外观设计专利权而向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼。在该案中，东莞莹辉灯饰有限公司提供了一份产品图册，主张该图册系张长顺印制。该图册封面标识有“帝罗”商标，其中印有MD0447A-1型灯具的照片，图册封底上所印地址、电话、传真等信息与陈典虎购买的MD0447A-1型号灯具安装说明上所列信息吻合。东莞莹辉灯饰有限公司的诉讼代理人在该案代理词中主张张长顺不仅仿冒灯具，而且将专利产品照片印制在自己的产品图册上，在香港灯展期间展出。在该案质证中，张长顺认为东莞莹辉灯饰有限公司不能证明产品图册系其印制，故对该证据持有异议。郑州中院公开开庭审理了该案，并于2005年7月26日作出一审判决。在本案中，经比对，两被告制造、销售的MD0447A-1型灯具外观与前述产品图册中相应型号灯具照片所示外观相同。

　　【审判】

　　上海市第一中级人民法院经审理认为：原告是“吊灯(BP9051)”外观设计专利权人，该专利权至今尚合法有效，应受法律保护。两被告制造、销售的MD0447A-1型灯具外观分别与原告的“吊灯(BP9051)”外观设计、产品图册中相应型号灯具照片所示外观均相同。产品图册形成时间早于原告申请本专利的时间。产品图册属于可公开设计方案的出版物范畴，且足以披露两被告制造、销售的系争产品设计技术特征。该产品图册在2005年郑州中院审理(2005)郑民三初字第117号案件的过程中，已经在法庭上举证和质证，并且记录并归档于该案的卷宗资料中。由于该案是公开开庭审理，所以至少包括被告张长顺在内所有参与该案审理的人员均有机会获得该份图册，而且没有任何保密要求。同时，任何经营主体印制产品图册的目的都是为了宣传自己的产品，故产品图册印制完成后却不用于产品宣传显然不符合常理，没有证据显示该图册属于内部资料，仅在特定范围内发行或要求保密，故该产品图册已用于公开宣传的事实可以确认。因此，被告张长顺在本案中的现有设计抗辩成立，两被告制造、销售系争灯具产品的行为并不构成侵权。

　　一审判决后，永莹辉贸易(上海)有限公司不服，提起上诉。

　　上海市高级人民法院经审理认为：专利法意义上外观设计公开是指外观设计在申请日(有优先权的，指优先权日)之前处于能够为公众获得的状态。如果有不承担保密义务的人能够得知某一外观设计，则该外观设计就公开了。载有MD0447A-1型灯具产品的照片的产品图册属于专利法意义上出版物，该产品图册在2005年郑州中院开庭前已客观存在，并作为证据在该案公开开庭过程中出示，可以认定该外观设计在2005年郑州中院开庭前至少开庭时已经公开。故此，驳回上诉，维持原判。

　　【评析】

　　现有技术(设计)抗辩[1]是在《专利法》第三次修改中“入法”的，《专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中被控侵权人有证据证明其实施的技术或设计属于现有技术或现有设计的，不构成侵犯专利权。”同时，该法第二十三条第三款规定：“现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。现有设计抗辩制度的本质是保护公众使用自由公知设计的合法权益，也即对“善意第三人可得利益的保护”。虽然现有设计抗辩已经成立被控侵权人一项重要抗辩措施，但是，在司法实践中如何具体适用现有设计抗辩还有诸多问题亟待澄清。

　　一、现有设计的认定

　　根据《专利审查指南》的规定，现有设计是指申请日(有优先权的，指优先权)以前在国内外为公众所知的设计，包括申请日以前在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或者以其他方式为公众所知的设计。从该定义中可以看出，现有设计的认定主要包括公开时间、公开方式、公开效果三个要素。

　　首先，在公开时间上，必须早于专利设计的申请时间，享有并提出优先权的，则应早于作为优先权基础的申请日(优先权日)，但申请日(优先权日)当天公开的设计内容不包括在现有设计范围内。它不仅要求相关设计早于申请日或优先权日，而且该设计还必须于申请日或优先权日之前已经公开。若某项设计形成于申请日前，但没有进入公开状态，则并不能构成现有设计。

　　其次，在公开形式上，法律并未作限制，理论上应包括利用所有有形、无形、有线及无线传播载体，即报纸、期刊、网络、口头交谈、报告、讨论会发言等传播媒介，以出版公开、使用公开或者其他任何方式进行公开。但前提是这些公开载体和形式能够再现相关设计的技术特征，而且是较为完整地反映其主要技术特征。

　　最后，在公开效果上，必须使相关设计“为公众所知”。所谓“公众”是指不承担保密的义务的不特定多数人。承担意定和法定保密义务的人不属于公众的范畴，不仅如此，按一般社会观念应当承担保密义务者也应排除出公众的范畴。如关于毕业论文答辩，有论者认为对于博士论文或硕士论文，即使“保密”栏未标保密信息，接触该博士论文或硕士论文的人也负有默示的保密义务。[2]所谓“所知”，其最根本的特点在于现有设计处于可以使不特定的社会主体可以随时获取或者可以使社会主体随时知悉，它强调的是一种公众可以随时获取或知晓的状态，并不要求发生已经获取或知晓的当然结果。

　　二、现有设计抗辩的对比顺序

　　最高人民法院民事审判第三庭在《关于王川与合肥继初贸易有限责任公司等专利侵权纠纷案件的函》中，曾确定只有在被控侵权技术与公知公用技术进行对比得出否定性结论经后，才能将被控侵权技术与专利技术进行异同比较，即现有技术抗辩优先适用规则。但是，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷问题应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第十四条第一款中又规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。即首先将被控侵权技术与专利技术对比，如果被控侵权技术涵盖了专利技术的全部技术特征(构成侵权)，则再将被控侵权技术中与专利技术的全部技术特征相同或等同的技术特征与现有技术进行对比，并以该对比结果作为判定其是否属于现有技术的依据。

　　《解释》所规定的对比顺序显然更为合理，其法理基础在于，社会公众不仅享有使用现有技术的自由，而且享有在现有技术的基础上研发新技术的自由。[3]在社会公众所使用的相关技术中，只有被专利技术所涵盖的那部分技术才涉嫌侵权，其他技术可以自由使用，不需要接受现有技术抗辩的检验。如果将被控侵权技术中的全部技术特征，包括被专利技术所涵盖和未涵盖的技术特征，与现有技术进行对比，将大大缩小现有技术抗辩的成功几率，实际上也限制了社会公众进行技术创新的自由。而且，现有技术抗辩的法律性质属于“侵权例外”抗辩，理论上也应当先进行侵权判定，然后再适用现有技术抗辩。[4]单独对比被控侵权技术与现有技术，与先对比专利技术再对比现有技术相比，显然后者的审查更全面，裁判的准确性也更高。在被告侵权技术根本不构成侵权时，先行适用现有技术抗辩的审判效率反而更低。

　　三、现有设计抗辩的对比标准

　　目前被控侵权技术与现有技术的对比标准，主要有新颖性标准、“更接近”标准、相同和十分接近标准、创造性标准、有限创造性标准、等同标准等。总体来说，上述各种不同的标准都是对现有设计范围不同程度的限定。新颖性标准对现有设计范围的限定最严，相同和十分接近标准次之，然后是“更接近”标准，再者是等同标准与有限创造性标准(这两种标准基本相同)、创造性标准最为宽泛。如果采用新颖性标准，判定被控侵权技术是否属于现有技术将变得十分容易，但是被控侵权人援引现有技术抗辩成功的几率也将随之降低;如果采用创造性标准，则法院必须具备对技术性问题的判断能力，判定被控侵权技术是否属于现有技术将变得十分复杂和困难，而且难以把握尺度，但是这样会更有利于保护社会公众自由使用公知技术的权益。

　　现有技术抗辩对比标准既要平衡公众与专利权人之间的利益分配，也必须顾及我国各级法院现有的司法能力。目前，多数观点认为现有技术抗辩不宜采取创新性对比标准，应将创新性判断交由专利行政机关处理，而建议采用新颖性或等同标准，即被控侵权技术与现有技术对比，如果构成相同或者等同的技术，那么现有技术抗辩成立。[5]笔者认为，应当在此基础上，对发明专利与实用新型、外观设计采取不同的标准，发明专利的技术性强，各级法院一时难以胜任技术判断的工作，姑且可以采取新颖性和等同的标准;而实用新型和外观设计由于其技术性相对较弱，同时由于其没有经过实质性审查，专利质量水平不高，司法实践中可以采取等同标准或有限创造性标准。

　　四、证据出示能否构成设计公开

　　本案中，审理法院将被控侵权设计与专利设计、现有设计都进行了对比，并得出“两被告制造、销售的MD0447A-1型灯具外观分别与原告的‘吊灯(BP9051)’外观设计、产品图册中相应型号灯具照片所示外观均相同”[6]的结论。

　　从对比顺序上看，本案并没有简单的采用现有设计抗辩优先适用规则，直接对比被控侵权设计与现有设计，并据此裁判，而是将被控侵权设计与专利设计、现有设计都进行了对比。可能是由于被控侵权设计分别与专利设计、现有设计均相同，因此，也不存在先将被控侵权设计与专利设计对比，再将被控侵权设计中与专利设计的全部技术特征相同或等同的技术特征与现有设计进行对比的必要。

　　从对比标准上看，由于被控侵权设计分别与专利设计、现有设计均相同，故直接采用限定最严的新颖性标准即可，并不牵涉采取等同标准或有限创造性标准等需要进行一定技术识别的对比标准。

　　因此，本案中现有设计抗辩的对比顺序、对比标准均不存在问题，但是，在现有设计认定上，双方当事人存在较大的争议。本案的关键点也落脚到对现有设计的认定上，即在前案公开庭审中作为证据出示的产品图册能否构成现有设计。

　　庭审证据显示，在2005年郑州中院审理(2005)郑民三初字第117号案件的过程中，产品图册已经作为证据公开出示。产品图册一旦公开便立刻处于公众可知晓的状态，除非接触该产品图册的相关公众负有保密义务。《专利审查指南》中规定：“处于保密状态的技术内容不属于现有技术。所谓保密状态，不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，即默契保密的情形。”

　　庭审中，审理法院已经查明没有证据证明产品图册提供者以及接触、参与庭审的相关公众承担有保密义务，而且，我国法律也没有规定相关接触方对庭审中出示的证据材料负有保密状态。《民事诉讼法》第一百二十条中规定了可以不公开开庭的情形，当事人如果认为庭审出示的相关证据涉及商业秘密的，可以申请不公开开庭审理。《民事诉讼法》第六十六条还规定对商业秘密的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。可见，《民事诉讼法》已经对涉及商业秘密等需要保密的证据材料的庭审出示作出了明确的制度安排，当事人意图对庭审中出示的证据进行保密的，可以依法行使相应的诉权。(2005)郑民三初字第117号案系公开开庭，据此可以表明当事人并没有将所出示的产品图册作为商业秘密对待，没有要求他人承担保密义务的意思表示。为此，不论是从法律规定上，还是从当事人意定上，都不能得出相关公众负有保密义务的结论。

　　此外，相关接触方对庭审中出示的证据材料是否附有默契保密义务?从一般社会观念上看，庭审活动确实不同于一般的社会活动。但是，除非系不公开开庭，否则庭审活动必须向社会公开。一般社会公众只要履行一定的手续，均可以进入庭审现场，并直接或间接地接触相关证据材料。对于这些进入庭审现场的不特定的多数人，附加默契保密义务明显不可行。即使使进入庭审现场的相关公众附有默契保密义务，由于其人数较多且不特定，道德风险极大，难以真正控制证据材料内容向社会进一步公开。所以，相关接触方对庭审中出示的证据材料不应附有默契保密义务。

　　综合上述分析，由于产品图册在庭审出示过程中，并不处于保密状态，因此，其一旦出示便构成公开，并立刻处于公众可知晓的状态。一、二审法院均认为产品图册在庭审出示中构成设计公开，除此之外，审理法院还就产品图册属于出版物公开，及其产品图册披露设计技术特征的完整性进行了论证，并从产品图册本身的功能属性进一步推定了相关设计已经公开的事实。

　　庭审中出示证据的行为与其他技术公开行为存在明显的区别。进入庭审现场的公众数量通常会受到一定的限制，而且当事人出示证据本身系主张权利或合理抗辩之目的，明显不具有直接向社会公众公开证据材料的意图，即不具有公开技术的目的意思。但是，《民事诉讼法》针对这一情况已经进行相应的制度设计，当事人不积极行使应有诉讼权利而导致的不利后果应自行承担。为了进一步保障当事人的权益，在当前社会法制环境下，法院在审理涉及商业秘密的过程中，应当充分释明权利义务，在当事人行使特定诉讼行为可能直接影响其诉讼外的权利，诸如商业秘密等，法官应当及时适当的行使释明权，防止当事人的权益受到本可避免的损害。